原告扬州某工贸有限公司诉称：原告于2013年4月20日出口美国牙刷(报关单号某某某)数量403，776把。上海海关于2013年5月23日出具《扣留(封存)决定书》，文件显示原告的牙刷包装上“COMPARETOOral-B”的语句涉嫌侵犯被告“Oral-B”商标专用权(海关备案号T2010-19804)，故海关决定扣留原告出口的牙刷。在货物被扣留期间，原告认为自己的产品未侵犯被告的“Oral-B”商标专用权，多次与海关、被告沟通此事。上海海关于2013年6月28日出具《关于尽快办理海关放行手续的通知》，通知显示被告向海关撤回之前提交的扣货申请，故海关决定对原告出口货物解除扣留。

在原告货物被扣留的整个过程当中，原告共耗费185，621元，包括高额的堆场费、仓储费、装货运费。被告肆意滥用商标权给原告造成了重大经济损失。被告向海关提交扣货申请导致原告货物被海关扣留一事过去半年时间，被告没有依法向法院起诉。此种滥用权利的拖延行为对原告的进出口业务造成极大困扰。原告要求法院：1、确认原告对“Oral-B”文字的使用行为未侵犯被告的注册商标权；2、请求被告承担货物被扣留产生的费用、损失185，621元；3、诉讼费由被告负担。

被告乙(加拿大)商业服务公司辩称：1、原告因向美国出口的牙刷上突出使用“Oral-B”字样的行为违反了2001年修正的商标法第52条的规定，侵犯了被告的商标专用权。被告早在1999年就注册了“Oral-B”商标，核定使用的商品为第21类的牙刷。经过2009年续展，该商标目前的有效期为2009年7月7日至2019年7月6日。同时，被告还是VITALIZER商标的所有人。

本案系涉外商标侵权纠纷案件，按照《涉外民事关系法律适用法》知识产权的侵权责任，使用被请求保护地法律，当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。原、被告选择的法律，因此本案适用的法律处理本案的纠纷。

根据最高人民法院法释[2014]4号《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条的规定，除该司法解释另行规定外，商标法修改决定2014年5月1日施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定。本案被诉商标侵权行为发生于商标法修改决定施行前，故本案适用修改前商标法即2001年修正的《商标法》。

一、原告出口的商品是否是否属于涉外定牌加工商品。涉外定牌加工是国际加工贸易中的一种方式，是指境内加工方按照境外定作方要求将特定标识贴附于商品上，并将商品全部出口销售到境外的出口加工贸易方式。本案中，原告出口的牙刷包装系由TELLA-TECH公司来样要求印刷，即印有“FAMILYwellnessTM”商标，亦印有“COMPARETOOral-B?”或“COMPARETOOral-B?Glide?”“COMPARETOOral-B?VITALIZER?”。原告按约将其加工生产的牙刷出口销售至美国。乙公司美国总部在给上海海关的文件中承认：1、该票货物的境外收货人确实为美国的TELLA-TECH公司，原告系根据其委托生产并出口该批牙刷产品；2、按照美国相关法律，销售商在自己的产品上使用“COMPARETO---”等字样并不违反美国禁止性法律规定。由此可见，原告出口的商品性质应为涉外贴牌加工商品。

二、原告出口的商品是否构成商标侵权根据我国《商标法(2001年修正)》第五十二条第(一)项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权。涉案“COMPARETOOral-B?”与原告的Oral-B商标相同，与原告注册的商品一致，故判定被告的行为是否构成商标侵权的前提为被告是否实施了“使用商标”行为，即被告出口商品上的“COMPARETOOral-B?”是否属于商标法意义上的商标使用。

我国《商标法(2001年修正)》第八条规定，“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”由此可见，商标，是一种用于商品上或者服务中的特定标识，消费者通过这种标识，识别或者确认该商品、服务的生产经营者和服务提供者。识别商品来源的功能是商标的基本功能、首要功能。只有当商品进入流通领域后，消费者才能凭借商标来区分不同商品的提供者。因此，对“使用商标”行为的判定应以能否起到识别功能为依据，即如果能够起到指示来源的作用，则构成商标性使用；反之则不属于商标性使用。

三、被告是否需要对原告的损失进行赔偿原告不侵权并不得出被告对原告赔偿，原告仍需证明被告侵害原告的财产权，才可获得赔偿。《侵权责任法》第六条，行为人因过错侵害他人的民事权益，应当承担侵权责任。第七条，行为人损害他人民事权益，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。被告向海关申请商标备案保护以及被告针对原告该次出口行为向海关申请采取知识产权保护措施，是依据《海关知识产权保护条例》的相关规定，被告的行为是作为商标权利人依据法律的维权行为，其主观上不存在过错。毕竟，在原告出口的牙刷上出现与被告在相同商品上注册的Oral-B商标完全相同的文字。

被告对于原告出口牙刷的收货人的真实性、是否是收货人要求原告按其要求加工等需要核实以及“COMPARETOOral-B?”是否侵权进行法律评估。在海关做出扣留货物决定后，被告主动联系货物的收货人核实情况，与收货人达成和解协议，在一个月左右的时间主动撤回了海关保护的申请。被告不存在拖延或不配合海关调查的行为，因此，在货物被扣留调查期间，被告也不存在过错。按照一般侵权行为规则，被告无需承担侵权责任。同时，上述海关保护条例也没有明确规定，权利人申请海关知识产权保护措施是无过错的特殊侵权行为。海关保护条例第十四条规定，权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的，应当向海关提供担保，用于赔偿可能因申请不当给收货人、发货人造成的损失，以及支付货物由海关扣留后的仓储、保管和处置费用。从“申请不当”一词可以认为，权利人应该存在过错的情况下才负向收货人、发货人负赔偿责任。

而海关扣留后的仓储、保管、处置费用应由海关要求权利人支付或从权利人的担保扣除，该部分费用的支付应该属于行政机关的权利范围，不应由法院在民事案件中处理。因此，被告的行为不构成侵权，不承担赔偿责任。综上，依照《商标法(2001年修正)》第八条、第五十二条第(一)项、《知识产权海关保护条例》第十二条、第十四条、以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、确认原告扬州某工贸有限公司于2013年4月20日向上海海关报关出口牙刷包装中的“COMPARETOOral-B?”字样不侵犯被告乙(加拿大)商业服务公司在注册的“Oral-B”商标专用权。二、驳回原告扬州某工贸有限公司其他诉讼请求。（2014）浦刑初字第3572号