【发布部门】上海市高级人民法院【发布日期】2011【实施日期】2011【效力级别】地方司法文件

近几年上海法院受理专利侵权纠纷案件数量增长较快，审理中遇到不少新情况新问题。为统一法律适用，提升专利案件审判水平，上海市高级人民法院民三庭针对当前审判实践中大家比较关心的一些难点问题，总结近几年专利案件审判经验，起草了《专利侵权纠纷审理指引（2011）》经反复讨论修改予刊发，供各庭在专利案件审判申参考。

1、产品权利要求中的方法特征对权利要求保护范围的界定具有限定作用。

产品权利要求通常应当用产品的结构特征来描述。但在产品权利要求中的一个或者多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征的情况下，允许借助方法特征表征。在确定含有方法特征的产品权利要求的保护范围时；权利要求中的方法特征对权利要求保护范围的界定具有限定作用。

2、权利要求中用途特征对权利要求保护范围的界定具有限定作用。

权利要求中有限定技术方案用途或者应用领域记载的，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中记载的用途或者应用领域对权利要求保护范围的界定具有限定作用。

3、涉及封闭式组合物权利要求的专利侵权纠纷中，被控侵权产品中另含有其他组分的，侵权指控不成立。

封闭式组合物权利要求表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分。根据国家知识产权局《审查指南》规定，封闭式常用的措词如“由……组成”、“组成为”、“余量为”等，这些都表示要求保护的组合物由所指出的组分组成，没有別的组分，可以带有通常含量的杂质。对于封闭式权利要求的组合物发明来说，被控侵权产品组分必须与权利要求中的组分完全相同，才可以认定侵权。例：如果权利要求为“由A、B、C组成的甲”组合物发明被授予专利权，被控侵权产品乙的组分亦恰好为A、B、C，侵权指控成立。如果被控侵权产品乙中除了组分A、B、C外，还包含有组合物甲所不包含的组分D，侵权指控就不成立。

4、权利要求中功能性特征的内容，以说明书及附图描述的实现所述功能的具体实施方式及其等同实施方式为限。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第4条规定“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。据此，权利要求中功能性特征的内容不是以权利要求中记载的该功能本身为准，而是以说明书及附图描述的实现所述功能的具体实施方式及其等同实施方式为限。

5、权利要求中记载的某一特征只是记载了某一装置所要实现的功能而没有记载实现所述功能的装置的结构，或只是记载了某一步骤所要实现的功能而没有记载实现所述功能的步骤的工艺过程，则该特征为功能性特征。

如果权利要求中记载的某一特征只是记载了某一装置（或者称为设备、机器、仪器等等）所要实现的功能，而没有记载实现所述功能的装置（或者被称为设备、机器、仪器等等）的结构，则该特征为功能性特征。但是，并非只要权利要求中记载了某一装置所要实现的功能，就必然认定相应的特征是功能性特征。权利要求在记载某一装置所要实现功能的同时，还记载了实现所述功能的装置的结构，则相应的特征就不是功能性特征。

如果权利要求中记载的某一特征只是记载了某一步骤（或者被称为过程、方法、工艺等等）所要实现的功能，而没有记载实现所述功能的步骤（或者被称为过程、方法、工艺等等）的工艺过程，则该特征为功能性特征。但是，并非只要权利要求中记载了某一步骤所要实现的功能，就必然认定相应的特征是功能性特征。权利要求在记载了某一步骤所要实现的功能的同时，还记载了实现所述功能的步骤的工艺过程，则相应的特征就不是功能性特征。

6、在所属技术领域的技术人员看来，权利要求所记载的装置结构（或工艺过程）足以实现权利要求中某项技术特征所述功能的，该特征不应当被认定为功能性特征。

为避免被认定为功能性特征，并不要求权利要求要记载某一装置结构（或者工艺过程）的每一个特定具体结构（或者特定具体过程），而只是要求，在所属技术领域的技术人员看来，所记载的装置结构（或者工艺过程）足以实现所述的功能即可。

在权利要求的撰写中，使用概括性的上位概念是常见的且是必要的，但上位概念如果上位到在所属技术领域的技术人员看来，所记载的装置结构（或者工艺过程）已不足以实现所述的功能，则用该种上位概念描述的技术特征就应当被认定为是功能性特征。

7、权利要求中的某一项特征是否为一项功能性特征，其判断主体是所属技术领域的技术人员。

权利要求中的某一项特征是否是一项功能性特征的判断主体是所属技术领域的技术人员，法院应当从所属技术领域的技术人员的角度，去判断权利要求中记载该项特征是否描述了实现该特征所述功能的装置结构（或者工艺过程）。

8、说明书及附图未描述权利要求中功能性特征所记载功能的具体实施方式时，可直接认定专利侵权指控不能成立。

说明书及附图没有记载实现权利要求中功能性特征所记载功能的具体实施方式时，依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第4条规定，不能确定权利要求中相应功能性特征的内容，进而也无法确定权利要求的保护范围。由于权利要求的保护范围不能确定，故可直接认定专利侵权指控不能成立。

9、专利说明书描述的发明目的没有被其他证据推翻的，权利要求的解释应当符合说明书对发明目的的描述。

在专利侵权诉讼中，当用说明书及附图解释权利要求时，如果说明书描述的发明目的没有被其他证据推翻，则权利要求的解释应当符合说明书对发明目的的描述。如果说明书描述的发明目的被其他证据推翻，则需根据相应证据所重新认定的最接近的现有技术，重新确定发明目的，对权利要求的解释应当符合该重新确定的发明目的。

10、新产品制造方法发明专利纠纷案件，由原告对涉案产品是否属于新产品进行充分说明，被告反驳应提交反证。

新产品制造方法发明专利纠纷案件中，对于涉案产品是否属于新产品，在原告进行说明后，人民法院可以认定涉案产品属于新产品。被告认为原告关于新产品的主张不能成立的，由被告举证予以反驳。

如果原告主张权利的新产品制造方法发明是如“产品及其制造方法”发明专利中的“制造方法”，则推定该制造方法制造的产品为新产品。被告不同意该推定的，由被告举证予以反驳。

11、被控侵权技术方案中的等同技术特征是在专利授权或无效程序陈述中明确放弃的，不得再依据该等同技术特征认定等同侵权成立。

专利授权或者无效宣告程序中，根据专利申请人、专利权人的陈述，所属技术领域的技术人员认为被控侵权技术方案中的等同技术特征是专利权人在专利授权或无效程序陈述中明确放弃的，不得再依据该等同技术特征认定等同侵权成立。

12、除非例外情况，不得以被控侵权技术方案中的技术特征与权利要求中被限制性修改的相应技术特征相等同为由，认定等同侵权成立。

专利授权或者无效宣告程序中，专利申请人、专利权人对权利要求进行限制性修改的，在专利侵权诉讼中，不得以被控侵权技术方案中的技术特征与权利要求中被限制性修改的相应技术特征相等同为由，认定等同侵权成立。但该等同技术特征在权利要求修改时是所属技术领域的技术人员不能预见的除外。

13、现有技术抗辩规则在等同侵权和相同侵权中均可适用：被控侵权技术方案与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同的，或者该领域普通技术人员认为被控侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，现有技术抗辩成立。

现有技术抗辩规则在等同侵权和相同侵权中均可适用。被诉讼人专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同的，或者该领域普通技术人员认为被控侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，现有技术抗辩能够成立。

14、在相同侵权中，被控侵权技术方案与抵触申请中的技术方案相同时，可类推适用现有技术抗辩。

被诉侵权人以实施的技术是抵触申请中公开的技术方案主张不构成专利侵权的，在相同侵权中才可以类推适用现有技术抗辩，且被控侵权技术方案与抵触申请中公开的技术方案相同时，不侵权抗辩才能够成立。

15、被控产品外观与专利外观设计在整体视觉效果上无实质性差异的，被控产品外观与专利外观设计相近似。

一般消费者在产品外观视觉效果上将被控侵权产品与外观设计专利产品相混淆，会误将被控侵权产品当作专利产品购买，则认定被控产品外观与专利外观设计在整体视觉效果上无实质性差异。如果在整体视觉效果上无实质性差异的，则认定两者相近似。

16、外观设计专利侵权判定中的一般消费者应当是被控侵权产品的实际购买者。

外观设计专利侵权判定中的一般消费者应当是被控侵权产品的实际购买者。被控侵权产品的实际购买者在产品外观视觉效果上将被控侵权产品与外观设计专利产品相混淆，误将被控侵权产品当作专利产品购买，从而使外观设计专利权人的产品市场份额受到侵占，市场经济利益受到损害，由此才构成外观设计专利侵权。

17、专利外观设计产品是中间产品的，外观设计专利侵权判定中的一般消费者应当是被控侵权的中间产品的实际购买者。

如果专利外观设计产品是中间产品而非最终产品，外观设计专利侵权判定中的一般消费者应当是被控侵犯该外观设计专利权的中间产品的实际购买者，而非组装了被控侵权中间产品的最终产品的实际购买者。因为，被控侵权中间产品的实际购买者在视觉效果上在中间产品与专利外观设计产品之间产生了混淆，才会导致被控侵权入侵占专利权人产品市场份额、损害专利权人的市场经济利益。

18、外观设计侵权判定中一般消费者混淆与商标侵权判定中相关公众混淆的区别。

外观设计侵权判定中一般消费者混淆是指被控侵权产品的实际购买者在产品外观视觉效果上将被控侵权产品与外观设计专利产品相混淆，一般消费者发生混淆的时间点包括但不限于其购买被控侵权产品时。商标侵权判定中相关公众混淆是指相关公众对商品或者服务的来源产生混淆，误认为其所购买的商品或者服务是由商标权享有者提供的，或者误认为其所购买的商品或者服务的提供者与商标权人有特定的联系。外观设计侵权判定涉及的是产品外观整体视觉效果上的混淆，与对产品来源是否发生混淆无关；商标侵权判定涉及的是商品或者服务来源的混淆，与商品外观的视觉效果无关。

19、现有设计抗辩可以援引一项现有外观设计及惯常设计：特定情况下，也可以援引抵触申请中公开的外观设计。

被诉侵权产品的外观设计与一项现有设计相同或者无实质性差异的，或者被诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与所属设计领域惯常设计的简单组合的，被诉侵权产品的外观设计就属于现有设计，现有设计抗辩能够成立。

被诉侵权人以其产品中的外观设计属于抵触申请中公开的外观设计主张不构成侵权的，可以类推适用现有设计抗辩。但以被诉侵权产品的外观设计属于抵触申请中公开的外观设计与惯常设计的简单组合为由，抗辩不构成侵权的，抗辩不能成立。

20、现有设计的内容不限于仅有的主视图披露的内容。

某一现有设计仅有一张主视图，该现有设计的内容不应仅限于该主视图披露的内容，还应包括依据一般的认知能够并结合该现有设计在使用时所处的环境与状态，可以直接地、明确地确定的设计内容。现有设计抗辩是否成立，应当依据现有设计的该主视图以及可以直接地、明确地确定的设计内容，根据现有设计抗辩的规则进行判断。

21、不能仅以侵权产品的销售商不能证明其产品具体合法来源为由认定其为侵权产品的制造者。

除非有证据证明被控侵权人制造了侵权产品，否则不能仅以侵权产品的销售商不能证明其产品具体合法来源为由，认为被控侵权人为侵权产品的制造者。

22、有产品合法来源的专利侵权产品销售商无须支付权利人合理的维权费用。

销售者能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任，也不承担权利人为了维权而支出的合理费用，但是应当承担停止侵害的法律责任。

23、被告仅侵犯原告专利的许诺销售权不需要承担损害赔偿责任。

被告仅侵犯原告专利的许诺销售权，不需要承担损害赔偿责任；但应承担停止侵权的法律责任并应支付原告为制止许诺销售行为所支出的合理费用。