【发布部门】上海市高级人民法院民三庭【发布日期】2008.03.25【实施日期】2008.03.25【效力级别】地方性司法文件

针对当前知识产权审判中存在的下列突出问题，经高院研究，形成以下初步意见，供各法院在审判实践中参考适用。

第一，关于管辖的问题。

如果权利人根据侵权商品在不同地域销售的情况，在异地提起多个共同诉讼，各个诉讼的被诉销售商不同，但被诉制造商相同，后受理案件的法院是否应将案件移送受理前一案件的法院。这种情况下，受理案件法院均应首先通过释明要求原告明确其诉请针对市场范围，是针对被诉销售商所售侵权产品提出的诉讼请求，还是针对制造商生产、销售的所有侵权产品提出诉讼请求。如果原告明确针对同一制造商生产、销售全部侵权产品提出诉讼请求，后受理案件法院应驳回原告重复起诉的部分。如果原告明确仅系针对被诉销售商所销售侵权产品诉请赔偿，为统一执法标准，也为节省司法资源，建议后受理案件的法院及时将有关情况逐级上报高院民三庭。高院民三庭再根据案件具体情况，协调各法院审判工作，必要时由高院指定由相关法院一并管辖权利人提起的多起诉讼。

另外，对于原告在销售商所在地法院一并起诉销售商与制造商后，又撤回对销售商的起诉的情形，应分别不同情况作出不同处理。如果原告在法庭辩论终结前，撤回对销售商起诉的，法院可以裁定将全案移送有管辖权的法院审理。如果在法庭辩论终结后，原告才申请撤回对销售商的起诉，从诉讼经济原则出发，可以由销售商所在地法院继续审理此案件，但应注意不得在继续审理的同时准予原告撤回对销售商的起诉。当然，如果有证据证明原告系恶意规避有关管辖规定的，销售商所在地法院也可以裁定将全案移送其他有管辖权的法院审理。

第二，关于证据的问题。

关于通过版权贸易获得相关著作财产权或许可使用权的权利人在著作权侵权诉讼中应提交的权利证据问题。根据民事诉讼高度概然性证明标准，通常情况下，如果当事人系通过版权贸易获得授权，只要提供了真实的版权合同以及与版权合同相符且明确表明授权人具有相应权利的合法出版物原件等证据材料，即可认定获得证据优势，法院不必就权利来源再作进一步的审查。只有在另一方当事人有更加充分的反驳证据的情形下，法院才有必要进一步审查权利来源的相关情况。

关于当事人不申请技术鉴定，法院可否依职权决定进行技术鉴定的问题。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条及第二十五条规定，争议的事实由负有举证责任的当事人负责证明，对需要通过技术鉴定查明的事实负有举证责任的当事人应当申请鉴定。因此，知识产权案件中的司法鉴定一般由当事人申请。如果负有举证责任的当事人怠于申请鉴定，而人民法院认为确有必要进行鉴定的，可以向其释明举证责任与法律后果。对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议得事实无法通过技术鉴定予以认定的，应当由其对该事实承担举证不能的法律后果。但是，不进行技术鉴定就难以查明事实并严重影响案件公正审判的，若当事人坚持不申请技术鉴定，法院也可根据具体案件需要，依据《民事诉讼法》第七十二条规定委托鉴定部门鉴定。

第三、关于被告请求宣告权利无效、申请撤销注册商标的专利侵权和商标侵权案件，如何缩短办案周期、提高审判效率的问题。

长期以来，部分知识产权案件的审判效率一直受到技术鉴定时间长、涉外案件送达程序复杂以及被告请求宣告专利无效、申请撤销注册商标而中止审理等几方面因素的影响，拖延了知识产权案件的平均审理时间，总体上降低了审判效率。今年，希望各法院能认真研究，采取有效措施，进一步提高审判效率。对于被告请求宣告专利权无效、申请撤销注册商标的情形，建议尝试一下几种处理方式：一是在一审中动员原告在保留诉权的前提下撤诉；二是通过释明、调解，促成当事人和解、调解。在和解与调解中，可尝试促成当事人达成附条件的和解（调解）协议，即以专利权是否被宣告无效、注册商标是否被撤销为假设条件的和解（调解）协议；三是，被告请求宣告专利权无效、申请撤销注册商标明显缺乏依据，或者在其他诉讼中针对同一涉案专利的无效宣告请求、针对同一涉案注册商标的撤销申请已被驳回的，法院可以继续审理。当然，如果案件不能通过上述方式得到处理，权力状态确实不稳定，并可能影响案件最终审理结果的，仍需中止侵权诉讼的审理。但也不能消极等待，应当积极与专利复审委员会、商标评审委员会和北京市高级人民法院等部门沟通，努力缩短案件的等待时间。

第四、关于发明与实用新型专利侵权诉讼中如何适用现有技术抗辩的问题

现有技术抗辩，通常称为公知技术抗辩。能够用于现有技术抗辩的现有技术是指涉案专利申请日（有优先权日的指优先权日）以前的现有技术，包括他人享有专利权的现有技术。相同侵权与同等侵权中，被告均可以主张现有技术抗辩。

现有技术抗辩成立的评判标准，以被控侵权人实施的技术相对于对比的现有技术无新颖性和明显无创造性为标准，并且在评价被控侵权人实施的技术相对于对比现有技术是否明显无创造性性时，对比文献限于一份对比文献，当然可以结合所属领域技术人员公知的技术常识。如果被控侵权人以多项现有技术主张现有技术抗辩，则需要结合所属领域技术人员的公知技术常识，分别就每一项现有技术审查现有技术抗辩是否成立。

当被控侵权人实施的技术对涉案专利构成相同侵权时，抵触申请可以用于现有技术抗辩；在判断被控侵权人实施的技术相对于对比现有技术是否具有新颖性时，对比现有技术可以抵触申请，但在判断被控侵权人实施的技术相对于对比现有技术是否明显无创造性时，对比现有技术不能是抵触申请。

第五、关于如何确定赔偿数额的几个问题

确定赔偿数额是知识产权诉讼中最常见又比较难以把握的问题，目前最突出的问题是法定赔偿缺乏科学的考量方法和相对客观的标准，法院与法院之间、案件与案件之间执法尺度不统一的情形比较普遍。今年，高院将对法定赔偿问题开展专题调研。这里，要继续强调适用法定赔偿方法应把握的三条原则：一是严格掌握适用前提。即只在权利人损失或者侵权人获利难以查清时才适用法定赔偿。如果是专利案件，还应当满足没有正常专利许可使用费这一参照条件，才能适用法定赔偿方法。部分案件中，虽然权利人损失或侵权人获利可以查清，但所需时间长且证据要求高，如果原告主要诉讼目的在于迅速制止侵权，且其不提供侵权损失或被告获利依据的，法院可以在释明的前提下将判决重点置于停止侵权，对原告提出法定赔偿的诉讼请求则在主要考虑合理费用支出的基点上判决适当的补偿性赔偿。二是酌定应有相应依据。我国知识产权侵权损害赔偿的原则是“填平原则”，因此应当根据知识产权客体、侵权行为方式、侵权规模及范围、侵权行为持续时间、侵权后果以及侵权人主观过错程度等因素，对权利人可能受到损失与侵权人可能获得利益尽量作出合理评估，尽量使酌定数额与权利人损失或侵权人获利大致相当。三是注意协调。酌定是人的思维活动，必然存在个体差异。所以，在确定法定赔偿数额时应当参考在先案例，注意与同类案件的在先判决相协调。既不能以加大保护力度为名不合理地提高赔偿数额，也不能片面强调适度保护而使权利人的损失得不到合理赔偿。

另外，关于被告的同一产品同时侵犯多个知识产权，（例如，被告生产销售的同一产品既侵犯了原告的商标权，又侵犯了原告的外观设计专利权），应如何确定赔偿数额的问题。我们认为，如果以被告的侵权获利作为损失赔偿计算依据，由于被告的侵权获利是确定的、唯一的，被告并没有因为在同一产品上侵犯多个权利而重复得利，被告对于全部侵权行为的赔偿总额应以其获利总额为限。即使被告侵犯了不同原告的不同权利，即使适用法定赔偿方法，也应把握这一原则，否则有悖民法公平原则。