【发布部门】上海市律师协会【发布日期】2012.12.14【实施日期】 2012.12.14

本指引于2012年12月14日上海市律协业务研究指导委员会通讯表决通过

总则

一、制定目的

为促进H律师为TMT行业提供专利法律服务，特制定本指引。本指引由上海律协信息网络与高新技术业务研究委员会起草，并非强制性或规范性规定，仅供H律师代理TMT行业专利法律服务时参考。

二、特别说明

本法律服务指引中所称TMT是电信、媒体和科技（Telecommunication，Media，Technology）三个行业英文单词的首字母的缩写，即TMT代表了以移动互联网、社交网络、新媒体和电子商务为主的高新技术行业。

当代TMT行业与传统行业相比，具有自身的特点。在技术层面上，当代TMT行业的兴起和发展离不开互联网的诞生和普及；互联网作为一架中间桥梁，将TMT行业中的有形产品和无形产品紧密地连接在一起；其中，有形产品主要是指为无形产品提供载体和支撑的电子产品，如个人计算机、手机、通信设备；无形产品是指运营在前述电子设备上的为消费者提供沟通、娱乐、信息和交易的服务类应用软件产品，如手机支付、交友平台、搜索引擎、网络游戏等。在行业或产业经济层面，当代TMT行业与传统的消费品和服务类行业的不同之处在于，TMT行业满足消费者信息交流和信息融合的需求，往往位于产服务业的价值链的高端，该行业的科技含量较高，但也常常处于剧烈变动中。著名的摩尔定律即总结反映了TMT行业技术及产业进步的革命性乃至颠覆性。

正是由于TMT行业以上的特点，针对TMT行业的专利法律服务亦有其特色，这也是本服务指引试图覆盖的内容。

中国专利法体系简介

一、专利权介绍

（一）专利权

专利权是指一个国家或地区专利主管机关依法授予专利申请人或其专利申请权继承人在法定时间中，在该国（或地区）地域内享有的对相应发明创造的独占性的权利，即在专利权存续期间，未经权利人许可，他人不得实施其专利，特别是为生产经营实施其专利。

（二）我国专利法保护的专利类型

我国现行专利法规定了三种专利权，即将专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。

发明是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案。发明专利既保护产品发明，也保护方法发明以及用途发明。产品发明是指仪表、机器、设备、装置或者液态、气态、粉末状物质等人类创造的有形物。方法发明是指制造特定产品或者实现特定技术目标采用的工艺流程、制造方法、技术手段以及开拓性的用途的发明创造。

实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型必须是产品发明创造，而方法发明创造及用途发明创造都不能申请实用新型专利；实用新型必须是具有固定形状和构造的产品发明创造；没有固定形状和构造的气态、液态和粉末、颗粒状物质以及单纯的线路等不能申请实用新型专利。

外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。外观设计是一种以工业应用为目的，依附于以具体工业方法生产之产品的美学设计，可以是形状、图案、色彩三种要素的多重组合设计，但不包括主要起标识作用的平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合设计。需特别注意，外观设计专利保护对象只是产品外观的美学设计，并不涉及产品的技术内涵。

由上所述可知，三种专利权的保护客体范围并不相同，发明的客体保护逻辑上外延最为广阔，而外观设计的保护客体则与发明和实用新型的客体内容内涵不一致。这也是很多国家，并不将外观设计放入专利法体系的重要原因。

（三）我国专利权的期限

我国专利法规定：发明专利权期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权期限都为10年，保护期限都从专利申请日起算。但是如果更确切地讲，我国各类专利权的专利权实际保护期限要比上述年限短一些。例如发明专利申请共经历了三个阶段，先是提出申请，再是专利申请文件早期公开，最后是批准授权与否。在提出申请至早期公开这一阶段专利申请的技术内容还是保密的，法律只保护专利申请人因“申请在先”而依法产生的“先申请权益”，但对已申请专利的技术内容没有实质的专利权保护，这一阶段对相关技术内容的保护，仍然适用于技术秘密保护的法律规定。在早期公开至批准授权与否这一阶段中，我国专利法规定只给予专利申请人以“临时保护”，即“申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”，但并非完整的专利保护。直到正式授予发明专利权后，专利申请人才真正成为法律意义上的专利权人，享有完整的法律意义上的专利权。所以，发明专利权的全面法律保护期限实际上应当从授予专利权日起开始。同理，实用新型专利权和外观设计专利权的全面法律保护期限也始于专利权授予日。

二、专利法律保护

（一）我国专利权保护的客体

发明和实用新型的保护客体是技术方案，而外观设计的保护客体是适于工业应用的美学设计。并非所有的发明创造都能够被授予专利权，根据我国专利法，首先，对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权；其次，对下列各项，不授予专利权：（一）科学发现；（二）智力活动的规则和方法；（三）疾病的诊断和治疗方法；（四）动物和植物品种－但其生产方法，可以依照专利法规定授予专利权；（五）用原子核变换方法获得的物质；（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

（二）我国专利权保护的内容

我国专利法规定：发明和实用新型专利权被授予后，除另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

我国专利法还规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用以解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围则以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

（三）我国专利行政管理机构介绍

根据《专利法》第3条的规定，国务院专利行政部门即国家知识产权局管理全国的专利工作；统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。国家知识产权局包括各审查部门，其工作职能为受理和审查专利申请并依法授予专利权；专利复审委员会，其工作职能为受理专利复审和无效工作。

省、市、县（含县级市、区）人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。

三、与专利有关的主要法律规定及国际条约

（一）我国专利立法、相关规定

1、《中华人民共和国专利法》（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2001.7.1施行，第三次修改后2009.10.1起施行）

2、《中华人民共和国民法通则》（1987.1.1施行）

3、 《中华人民共和国刑法》（1997.10.1施行）

4、《中华人民共和国侵权责任法》（2010.7.1施行）

5、《专利法实施细则》（2010.1.9施行）

6、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2001.7.1施行）

7、《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（2001.7.1施行）

8、 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》（1992.2.9施行）

9、《最高人民法院关于专利侵权纠纷案件地域管辖问题的通知》（1987.6.29施行）

10、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2004.11.2施行）

11、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（ 2010 年 1 月 1 日 起施行）

12、《专利代理条例》（1985.9.12；第一次修改后1991.4.1施行）

13、《专利行政执法办法》（2011.2.1施行）

14、《中华人民共和国知识产权海关保护条例》（2010.4.1施行）

15、《国防专利条例》（2004.11.1起施行）

16、《审查指南》（2010年新版）

17、《国家知识产权局行政复议规程》（2012.9.1起施行）

18、《专利权质押登记办法》（2010.10.1施行）

（二）国际条约

除上述与专利相关的主要法律法规和司法解释外，关于与专利相关的国际条约，我国于1985年加入《保护工业产权巴黎公约》，1993年加入《专利合作公约》（PCT），2001年加入世贸组织WTO，我国承诺履行《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）。

1、PCT协议介绍

PCT是《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty）的英文缩写，PCT于1970年缔结，1979年修正，并于1984年和2001年修订。PCT对《保护工业产权巴黎公约》（1883年）的缔约国开放，缔约国或申请加入方必须要向WIPO总干事交存批准书或加入书。根据PCT的规定，专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请，即申请人只要向特定的PCT受理局提交一件PCT国际专利申请，即可在为数众多的PCT成员国的每一个国家同时要求对发明创造进行专利保护。

专利非诉讼法律服务

一、指导客户制定专利战略

（一）专利战略综述

专利战略是企业综合利用技术创新、合理技术垄断与法律保护等多项手段以促进企业良性发展。专利战略需要企业将与专利相联系的法律、科技、经济原则的结合，用于指导企业的研发方向，市场目标以谋求最大的利益。

（二）企业制定专利战略的目的

对于企业而言，尤其是高技术比重附加值或轻资产的TMT行业而言，如要在市场竞争中脱颖而出，就必须主动地利用专利制度提供的法律保护及其种种方便条件有效地保护自己，并充分利用专利情报信息，研究分析竞争对手状况，推进专利技术开发、控制独占市场。因此，专利战略是制定者为了自身的长远利益和发展，运用专利制度提供的法律保护，在技术竞争和市场竞争中谋取最大经济利益、并保持自己技术优势的整体性战略观念与谋略战术的集成总和体。也可以说，专利战略的根本作用及其存在依据在于，它以技术的产权激励为基础，有效地将技术创新的产权激励、市场激励、政府激励与企业激励四种主要激励源组织集成为一体，形成动态立体的兼顾进攻与防御双重功能的管理模式。

（三）专利战略分类及实施

企业专利战略按照技术一般可分为：专利申请战略、专利防御战略、专利技术实施战略。

1、专利申请战略

一般而言，专利的申请战略，主要由四个问题组成：（1）是否所有的发明创造都要申请专利？（2）何时申请专利？（3）在哪些国家地区申请专利？（4）申请什么样的专利？

（1）针对第一个问题：是否所有的发明创造或技术革新都要申请专利或者能够申请专利，尤其值得TMT行业的企业重视。如前所述，TMT行业既包括科技含量较高的电子通讯企业、电脑设备提供商等，同时包括以满足消费者沟通分享需求的服务类应用产品企业。前者生产出有形的产品，而后者主要是以软件、网页或界面的形式呈现于消费者面前。电子通讯企业的产品及其数据传输协议、通讯方法、外观结构等均可以申请专利。但是服务类应用产品是否能申请专利则首先需要判断其是否属于专利法保护的客体范围，即适格的技术方案。这在专利代理中是非常复杂的问题。如前所述，专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。涉及计算机程序的发明专利申请只有构成技术方案才是专利保护的客体。根据《审查指南》中对是否属于技术方案的判断的说明“发明的目的是解决技术问题，使用了遵循自然规律的技术手段，获得了符合自然规律的技术效果”。在判断了是否属于技术方案以后，还需要进一步判断是否属于智力活动规则和方法。《审查指南》中智力活动规则和方法定义如下：“智力活动规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法”。在服务类应用产品满足了是一种技术方案且不属于智力活动规则和方法才能进行专利申请。

TMT行业所提供服务类应用产品必然与计算机或电子设备关联，即属于所谓的涉及计算机程序的技术方案，按《审查指南》，TMT企业在决定是否对此类技术方案申请专利时，必须首先作如下判断：

1）如果一项技术方案仅仅涉及一种算法或数学计算规则，或者计算机程序本身或仅仅记录在载体（例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的计算机可读介质）上的计算机程序，或者游戏的规则和方法，则该技术方案属于智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。

2）如果一项技术方案除其主题名称之外，其进行限定的全部内容仅仅涉及一种算法或数学计算规则，或者程序本身，或者游戏的规则和方法，则该技术方案实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。

必须注意，此处所说的计算机程序本身是指为了能够得到某种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列，或者可被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列。计算机程序本身包括源程序和目标程序。计算机程序本身并不包含对计算机硬件的改变，若计算机硬件因上述计算机程序而改变的，则所涉及技术方案一般属于专利保护的范围。

例如，仅由所记录的程序限定的计算机可读存储介质或者一种计算机程序产品，或者仅由游戏规则限定的、不包括任何技术性特征，例如不包括任何物理实体特征限定的计算机游戏装置等，由于其实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，因而不属于专利保护的客体。但是，如果专利申请要求保护的介质涉及其物理特性的改进，例如叠层构成、磁道间隔、材料等，则不属此列。

进一步的判断可以参照下文中专利代理专章中列举的情况。

需注意，如果服务类应用产品不满足专利申请的条件，则一般应该建议企业以商业秘密的形式保护其相应知识产权。

（2）针对第二个问题，何时申请专利，这需要企业在专利战略中设定稳定且能长期有效执行的专利工作制度，即对不同类别技术方案采用不同的专利响应申请机制。简单而言，对于独创性的基本发明，一般要等其应用研究和周边研究大体成熟后，再提出专利申请；防止其他企业在基本发明的基础上，作继续改进性研究，或抢先申请应用发明专利，而造成对自己基本发明的封锁保护。但若所处细分行业竞争对手很多，或者市场需求量大，或者是容易被模仿的技术，则应尽快申请专利。对本企业领先的不易被模仿的技术，则可以在竞争对手快要追上的时候再申请专利，一方面延长了保护期，另一方面也避免了技术过早地公开而给对手可乘之机。

（3）针对第三个问题，在哪些国家地区申请专利。通常而言是以“市场导向”或“生产导向”。市场导向是以销售市场作为专利申请的目的国家。如果发明创造属于高技术范畴，如芯片等，只有极少数企业能够生产这种产品，在这种情况下，“市场导向”申请战略也许并不是最好的。此时则应考虑“生产导向”申请战略，即在竞争对手从事生产经营的国家申请专利，一旦发生侵权，专利权人可以采取法律手段在原产地扣押侵权产品而不论其将要行销的国家。对于有高度发达的工业又有广阔市场的国家，可以同时应用这两种战略。总之，企业应当考虑在有潜在市场或潜在竞争对手的国家申请专利，以保护自己在这些国家的市场利益和竞争优势。

（4）针对最后一个问题，申请什么样的专利。除了将专利划分为发明专利、实用新型专利、外观设计专利以外。企业内部还应当对专利本身作出重要性评判，按照其技术领先程度、潜在市场表现，可以将专利划分为：基础专利（核心专利）、改进专利（外围专利）、防卫专利（潜在专利）。

基础专利针对独创性非常高的（基本或基础）发明，它具有广泛应用的可能性和获取重大经济效益的前景。对于此类专利，应该高度重视。

改进专利则指在基础专利的基础上再进行技术优化而产生的专利。

防卫专利则指企业暂时不使用但可能具有市场前景的专利。

2、专利防御战略

专利防御战略是指保护企业自身的专利优势不丧失。专利防御战略具体包括以下几种：

（1） 异议无效战略：对其他企业申请专利权可以采取经常性的妨碍活动，在专利申请阶段向国家知识产权局提异议，在专利授权以后请求专利复审委员会宣告无效。

（2）外围专利战略：在竞争对手已经获得授权的基本专利的基础上开发质量更好的改进专利，或者申请大量的外围专利。

（3）绕开权项战略：绕过对方专利权项，开发不相抵触的技术。

（4）期满使用战略：有些基本专利无法突破，该基本专利若很快到期，可等到期满后再使用。

3、专利技术实施战略

专利利用战略包括对本企业申请获权专利的利用和对其他企业专利的利用及其他企业利用本企业专利三个方面。具体战略的选择、运用、组合应科学分析本企业与竞争对手或者合作方的企业规模、企业类型、企业业绩、企业信誉、企业技术实力、企业品牌实力、企业信息能力、企业发展策略等多方面因素，在实践中灵活地选择和实施。

（1）专利独占战略，对任何国家的企业都不授予许可实施权，只追求专利权企业独家利益。但该企业要能承担开拓市场的风险和具有投资的条件。

（2）许可实施战略，许可其他企业实施本企业专利，收取一定的费用，该战略在本企业无条件实施的情况下采用。

（3）许可使用战略，自身生产能力远远不能满足市场需求的情况下，可许可其他企业使用本企业专利，收取一定使用费用的战略。

（4）专利与产品相结合的战略，持有基本专利的企业，允许其他企业使用自己的专利，但作为交换的条件，把本企业的产品强加给对方以提高自己在市场竞争中的地位。

（5）专利与商标相结合的战略，商品投放市场后，为了更大利益，可以将专利权和相关商标权捆绑在一起出让或者许可。商标的作用很大，可为了商标在市场上站住脚跟，需要一定的时间和投资。为了减少商标的广告投资，可以采用强制使用商标作为使用专利权交换条件的战略。

（6）专利投资战略，以专利技术入股，与当地资本联合逐步在各国设立合资公司或合营公司，在该公司利用本企业的专利技术，从而掌握其支配权。美国的杜邦公司擅长采用此战略。

（7）交叉许可战略，随着技术的复杂化、复合化发展趋势的加强，即使是大企业，也不可能独占技术，于是出现将各自拥有的技术互相靠拢，签订以相互的专利权交叉实施许可合同的战略，从而形成联合技术优势。另外，在与同行也的其他企业的技术十分接近、甚至权力归属错综复杂的情况下，为了防止混乱，也可采用交叉许可战略。可以是同类技术交换，也可以是不同的技术相互交换来弥补自身的薄弱环节。

（8）专利协作战略，各企业将相互拥有的专利权拿出来合作，是一种协同合作的战略。多以生产合作的形式出现，以防止出现专利纠纷。

（9）引进专利战略，本企业自身不搞技术开发，专门引进其他企业优秀专利技术的战略。

（10）专利收买战略，将竞争对手的专利全部买下，从而达到独占市场的战略，与引进专利战略不同，收买专利的目的不限于引进技术，最终是为了独占市场，专利收买战略要适可而止，否则就可能违反“反垄断法”。

（11）专利出售战略，当本企业专利闲置，成为虚价值或者低价值资产存量时，可将专利权当作普通商品出售，达到盘活企业资本的目的。

（12）专利与标准相结合的战略。

二、指导客户进行专利培训

律师应当指导专利管理机构定期安排有关课程对员工进行专利知识培训，培训的内容包括专利相关法律法规，相关案例，最新专利信息等。培训的具体内容通常包括：

（一）专利相关法律法规的内涵和外延，如何正确理解相关条款；

（二）提供与企业实际专利工作相类似的案例，供企业内部分析和学习；

（三）培育企业内的知识产权保护意识，加大员工对专利工作的认知力度；

（四）组织相关技术部门查找并分析专利信息等。

三、代理专利申请

（一）TMT企业可以申请专利的发明创造

如前所述，由于TMT行业的技术特性，其所涉及的发明创造往往与计算机或电子设备相关联，往往属于所谓的涉及计算机程序的技术方案，试将几种可以申请或不可申请专利的发明创造列举如下：

如果一项技术方案的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含符合要求的技术特征，例如在对一款软件及其装置等限定的内容中既包括软件方法与规则，又包括装置技术特征，则该技术方案就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当仅依据专利法第二十五条排除其为专利权的保护客体，可以申请专利。

例如，仅仅涉及汉字编码方法的一种汉语字根编码方法的技术方案属于专利法规定的智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。但是，如果把汉字编码方法与该编码方法可使用的特定键盘相结合，构成计算机系统处理汉字的一种计算机汉字输入方法或者计算机汉字信息处理方法，使计算机系统能够以汉字信息为指令，运行程序，从而控制或处理外部对象或者内部对象，则这种计算机汉字输入方法或者计算机汉字信息处理方法构成专利法第二条第二款所说的技术方案，不再属于智力活动的规则和方法，而属于专利保护的客体。

如果涉及计算机程序的技术方案执行计算机程序的目的是解决技术问题，在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则该技术方案可以申请专利。

例如，某软件应用企业提供了一种技术方案，其执行计算机程序的目的是为了实现一种工业过程、测量或测试过程控制，通过计算机执行一种工业过程控制程序，按照自然规律完成对该工业过程各阶段实施的一系列控制，从而获得符合自然规律的工业过程控制效果，则该技术方案属于专利保护的客体。

如果涉及计算机程序的该技术方案执行计算机程序的目的是为了处理一种外部技术数据，通过计算机执行一种技术数据处理程序，按照自然规律完成对该技术数据实施的一系列技术处理，从而获得符合自然规律的技术数据处理效果，则该技术方案可以申请专利。

例如，一多媒体技术开发公司提供了“一种去除图像噪声的方法”，利用概率统计论中的原理，结合计算机程序处理有效去除图像噪声，且减少因去噪处理产生的图像模糊现象。该方案利用了遵循自然规律的技术手段获得技术效果，可申请专利保护。

如果涉及计算机程序的技术方案执行计算机程序的目的是为了改善计算机系统内部性能，通过计算机执行一种系统内部性能改进程序，按照自然规律完成对该计算机系统各组成部分实施的一系列设置或调整，从而获得符合自然规律的计算机系统内部性能改进效果，则该技术方案可以申请专利。

例如，一TMT企业针对现有移动计算设备由于受到存储容量的限制而不能处理需要大存储容量的多媒体数据，而提出一种利用虚拟设备文件系统来扩充移动计算设备的存储容量的方法，该方案通过执行计算机程序实现对移动计算设备内部运行性能的改进，利用了遵循自然规律的技术手段，该发明技术方案可申请专利。

如果涉及计算机程序的技术方案执行计算机程序的目的不是解决技术问题，或者在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的不是利用自然规律的技术手段，或者获得的不是受自然规律约束的效果，则该技术方案不属于专利保护的客体。

例如，一互联网游戏公司开发一种基于网络的成长类游戏，仅利用计算机执行改变游戏角色状态等方式，使游戏角色和环境在游戏中相应变化。该方案未给涉及装置的内部性能带来改进，也没有给涉及装置的构成或功能带来任何技术上的改变技术方案，且游戏运行受人为控制并不受自然规律约束，因此不属于专利保护的范围。

（二）中国专利申请

根据专利法规定，中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托专利代理机构办理。因此，具有专利代理资格的律师事务所可以以事务所身份从事专利代理法律服务的；而没有专利代理服务资格，但确有能力从事专利代理法律服务的，可以参照民事诉讼中类似公民代理的方式，从事专利代理工作。

专利代理根据申请专利类型的不同而有所不同。

申请发明专利的，一般包括如下几个阶段：1、撰写发明申请文件并递交申请：与客户建立委托关系后，首先与客户进行沟通，进行技术交底；然后对相关技术进行检索，确定相关发明的发明点；正式撰写申请文件，包括权利要求书、说明书等；递交正式申请。2、专利审查中的代理：1、初步审查程序中的代理：协助客户做好初审程序中对文件、期限和费用的管理，对可能的程序或其他瑕疵进行补正；2、实质审查程序中的代理：主要为帮助客户做好对专利局针对申请文件可能作出的实质审查意见通知书的答复。3、授权阶段的代理：对最终获得授权的发明申请，应协助客户做好对相关文件、期限和费用的管理。

申请实用新型或外观设计专利的，一般包括如下几个阶段：1、撰写申请文件并递交申请：与客户建立委托关系后，首先与客户进行沟通，进行技术交底；然后对相关技术进行检索，确定相关发明创造的发明点；正式撰写申请文件；递交正式申请。2、初步审查程序中的代理：协助客户做好初审程序中对文件、期限和费用的管理，对可能的程序或其他瑕疵进行补正；3、授权阶段的代理：对最终获得授权的发明申请，应协助客户做好对相关文件、期限和费用的管理。

（三）国际专利申请

根据专利法规定，在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。专利法同时规定；“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定”。而且对前述规定“向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权”。虽然专利法未规定，中国单位或者个人办理涉外专利事务必须委托依法设立的专利代理机构办理。但为客户利益最安全考虑，中国单位或者个人办理涉外专利事务的还是应委托依法设立的专利代理机构办理。综上所述，律师事务所律师从事涉外专利业务的，特别是替外方在中国处理专利业务的，相应律师事务所应当具有专利申请代理资格。

根据客户的目标市场、主要竞争对手分布等情况，帮助客户进行国外专利申请。可以按照需要申请的国外专利的数量和范围，帮助客户确定是通过PCT申请，还是单独就不同国家提出申请。

在涉外专利申请实务上，一般分为国内向国外申请（内向外）和国外向国内申请（外向内），其形式一般分为PCT模式和优先权模式。

四、专利行政复议代理

根据规定，公民、法人或者其他组织，认为国家知识产权局的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以向国家知识产权局申请复议。在具体行政行为作出时其权利或者利益受到损害的其他利害关系人可以申请行政复议，也可以作为第三人参加行政复议。复议申请人、第三人可以委托代理人代为参加复议。因此，律师可以代理复议申请人、第三人参加国家知识产权局的行政复议。

按规定，目前国家知识产权局受理专利行政复议的范围，包括：

对国家知识产权局作出的有关专利申请、专利权的具体行政行为不服的；（二）　对国家知识产权局专利复审委员会作出的有关专利复审、无效的程序性决定不服的；（三）对国家知识产权局作出的有关专利代理管理的具体行政行为不服的；（四）认为国家知识产权局作出的其他具体行政行为侵犯其与专利有关的合法权益的。

不包括：（一）专利申请人对驳回专利申请的决定不服的；（二）复审请求人对复审请求审查决定不服的；（三）专利权人或者无效宣告请求人对无效宣告请求审查决定不服的；（四）专利权人或者专利实施强制许可的被许可人对强制许可使用费的裁决不服的；（五）国际申请的申请人对国家知识产权局作为国际申请的受理单位、国际检索单位和国际初步审查单位所作决定不服的；（六）法律、法规规定的其他不能申请行政复议的情形。

有关专利行政复议的具体事项，可参照相关律师从事行政复议指引及《国家知识产权局行政复议规程》规定。

五、代理专利复审

专利复审理论上也是一种特殊的专利行政复议程序。根据专利法，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后，作出决定，并通知专利申请人。

在复审代理中，主要工作包括：（1）分析确定请求复审的理由，撰写并向专利复审委员会提交复审请求书，必要时，可对专利申请文件进行修改以消除驳回决定指出的缺陷；（2）对专利复审委员会和议组可能发出的复审通知书进行仔细研究并答复，必要时，可对专利申请文件进行修改以消除复审通知书指出的缺陷；（3）参加复审程序中可能发生的口头审理；（4）收到复审决定书后，若维持原驳回决定的，应协助客户仔细分析；客户对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

六、代理专利无效

专利无效理论上亦为一种特殊的专利行政复议程序。专利法规定：自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。实务中，专利无效常常成为专利侵权诉讼中，被告的一种诉讼手段。专利无效代理包括代理专利无效申请人和代理专利无效被申请人。

代理专利无效申请人的律师主要工作包括：（1）与客户建立委托关系，根据无效请求的目的确定无效代理中的整体策略；（2）分析相关专利及公知技术，决定无效宣告请求的理由，并组织证据，按规定撰写并提交无效请求书及相关证据，并及时缴纳费用；（3）答复复审委员会无效合议组可能发出的审查通知书；（4）参加可能的口头审理程序，对相关证据、事实进行质证、辩论，进一步结合证据阐述无效理由；（5）帮助客户分析无效请求审查决定，以确定是否可能提起诉讼；若与侵权诉讼有关的，应依此确定在侵权诉讼中的后续对策。

代理专利无效被申请人的律师主要工作包括：（1）与客户建立委托关系，分析无效宣告请求书的理由、证据，确定无效代理中的整体策略；（2）按规定撰写并提交针对无效请求书的意见陈述书，必要时，应协助客户修改被申请无效发明或实用新型专利的权利要求书；（3）答复复审委员会无效合议组可能发出的审查通知书；（4）参加可能的口头审理程序，对相关证据、事实进行质证、辩论，进一步反驳无效宣告请求书无效理由；（5）帮助客户分析无效请求审查决定，以确定是否可能提起诉讼；若与侵权诉讼有关的，应依此确定在侵权诉讼中的后续对策。

无论是代理专利无效申请人还是代理专利无效被申请人，律师都应当按无效中的策略判断是否进行和解。

七、代理提起行政处理请求

我国《专利法》第60条的规定，专利权被侵犯的救济方式包括：（1）协商，即专利侵权纠纷可以由当事人协商解决；（2）司法救济，即专利权人或者利害关系人向人民法院提起民事诉讼；（3）行政救济，即专利权人或者利害关系人请求管理专利工作的部门处理，要求责令停止侵权行为，也可以就赔偿额请求调解。

管理专利工作的部门对专利侵权纠纷的处理包括以下职能：一是应当事人的请求，对专利侵权纠纷进行处理，认定侵权行为成立的，责令侵权人立即停止侵权行为，这是具体行政行为，当事人不服的，可以依法提起行政诉讼。侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。二是在行政处理的过程中，应当事人的请求，就专利侵权的赔偿额进行调解。这是一种调解，不具有约束力，调解不成的，当事人可以依法提起民事诉讼。

律师在指导客户向专利管理部门提出行政处理请求，主要包括以下工作内容：起草行政请求书、指导客户收集必要的权利证据和侵权证据等。

八、代理海关知识产权保护备案

根据《知识产权海关保护条例》的规定，海关依照国家有关法律规定，在边境执法中保护与进出境货物有关并受中华人民共和国法律行政法规保护的知识产权，其中包括专利权。

律师在代理当事人办理知识产权海关备案时应注意，权利人向海关总署提出海关保护备案申请，应事先向海关领取备案申请书。权利人或其代理人应按照要求填写申请书，并随附有关文件，送交或寄送海关总署。

权利人提出备案申请，应按照一项权利一份申请的原则提出，即每份申请书只能就一份权利证书上的专利提出申请。申请书应用中文填写，并保证交验的申请文件真实、有效。

权利人在提交申请时应当同时附送下列文件：（1）专利权人的身份证明文件；授权委托书；（2）专利证书的复印件，经专利局登记和公告的专利转让合同副本，专利实施许可合同副本；（3）海关总署认为需要附送的其他文件。交验的文件为外文的，同时提交中文译本。

九、专利风险审核代理

基于专利本身的特点，任何企业在研发、制造、销售等过程中均存在一系列法律风险。企业在技术开发过程中很有可能侵犯到别人专利，可能出现技术人员泄密或者私自申请利用的风险，遭第三方强先申请而丧失专利权的风险，因先于专利申请而公开技术方案所导致丧失专利权的风险；企业在利用专利技术过程中，可能侵犯他人专利权等。律师在代理客户专利风险审核中有以下注意要点：

1、帮助客户建立专利风险数据库

针对客户的主要竞争对手、主要目标市场可以建立一个专门的专利数据库，定时检索并更新专利数据库。将竞争对手的专利按申请时间的先后可以分为已失效专利、即将失效专利、有效专利。将竞争对手的专利按照企业的实际需求，进行价值评估。价值评估时应考虑的因素包括：（1）技术的先进度和成熟程度；（2）该专利属于基础专利还是从属专利；（3）该专利的权利要求的内容；（4）该专利是否已进行市场应用；（6）该专利所在技术领域的发展成熟度等等。

2、指导客户建立专利风险预警机制

帮助客户建立研发时的专利风险预警机制，包括项目立项前进行技术领域分析、可行性分析、专利门槛分析；项目进行过程中搜索可用专利信息；产品进入各个国家之前进行专利风险判断等。

十、专利权或专利申请权转让代理

根据专利法的规定，专利申请权和专利权都可以转让。

在办理专利申请权和专利权转让业务时，应注意以下几点：

中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国务院有关主管部门批准。

转让专利申请权或者专利权的，让与人与受让人应当订立合同。该合同为要式合同，即必须以书面形式订立。对转让专利申请权或者专利权的合同，除专利法或有关行政法规另有规定的以外，应适用《中华人民共和国合同法》的有关规定。

转让专利申请权或者专利权的让与人与受让人订立转让合同后，应当向国务院专利行政部门办理登记。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。需要指出的是，当事人办理登记，是专利申请权或者专利权转移生效的要件，而不是转让合同生效的要件。依照合同法的规定，依法成立的转让专利申请权或者转让专利权的合同，自成立时即生效，当事人一方不得以未经登记为由主张合同无效。合同成立后，因未向国务院专利行政部门办理登记手续使转让不生效的，当事人应当依法补办登记手续。

按照国务院发布的《国防专利条例》的规定，国防专利申请权和国防专利权只能向国内的中国单位或者中国公民转让，禁止向国外的单位和个人以及在国内的外国人和外国机构转让国防专利申请权和国防专利权。国防专利申请权和国防专利权的转让，应当委托国防专利机构指定的专利代理机构办理。转让国防专利申请权或者国防专利权，应当向国防专利机构提出书面申请，由国防专利机构进行初步审查后按地方企业还是军队企业分别报送国务院国防科学技术工业主管部门、总装备部审批。

十一、专利实施许可代理

专利实施许可是指专利权人、专利申请人或者其他权利人作为让与人，许可受让人在约定的范围内实施专利，受让人支付约定使用费的行为。专利实施许可应当订立书面合同。

（一）专利许可种类

专利实施许可按照被许可人取得的实施权的范围以及被许可人享有的权利，可分为独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可、交叉实施许可、分实施许可、强制实施许可等。

1、独占实施许可（简称独占许可）是指在约定的期限、地区、技术领域内，专利权人（许可方）许可被许可方单方实施该专利技术，许可方和任何被许可方以外的单位或个人都不得实施该专利技术。独占实施许可被许可人的地位与专利权人有相似之处。独占实施许可的被许可人可以根据合同的约定独占地实施专利技术，排除专利权人的实施行为，也可以在专利权人不起诉的情况下单独提起侵权诉讼，或者请求人民法院采取诉前临时措施。

2、排他实施许可（简称排他许可）也称独家许可，是指在约定的期限、地区、技术领域内，专利权人（许可方）只许可一个被许可人实施其专利，但专利权人自己有权实施该专利。排他许可与独占许可的区别就在于排他许可中的专利权人自己享有实施该专利的权利，而独占许可中的专利权人自己也不能实施该专利。

3、普通实施许可（简称普通许可）是指在约定的期限、地区、技术领域内，专利权人许可他人实施其专利，同时保留许可第三人实施该专利的权利。这样，在同一地域内，被许可人同时可能有若干家，专利权人自己也可以实施。普通许可是专利实施许可中最常见的一种类型。普通许可的被许可人能否作为原告提起侵权诉讼、能否申请人民法院采取临时措施，关键在于实施许可合同的具体约定。

4、分实施许可（简称分许可）是针对基本许可而言的，即在被许可人与专利权人订立实施许可合同的基础上，被许可人依照与专利权人的协议，作为许可人再许可第三人实施同一专利，被许可人与第三人之间的实施许可就是分许可。被许可人签订这种分许可合同必须事先得到专利权人的同意，否则无权订立分许可合同。

5、交叉实施许可（简称交叉许可）也称作互换实施许可，是指两个专利权人互相许可对方实施自己的专利。这种许可，两个专利的价值大体是相等的，所以一般是免交使用费的，但如果二者的技术效果或者经济效益差距较大，也可以约定由合同一方当事人给予另一方当事人以适当的补偿。交叉许可的性质，既可以是普通许可，也可以是独占许可或排他许可。

6、强制实施许可是指国务院专利行政部门依法且无需专利权人同意，直接允许其他单位或个人实施其发明创造的一种许可方式。强制许可的被许可方人不享有独占的实施权，并且无权允许他人实施。取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费，不得无偿使用。使用费数额由双方协商，协商不成时由国务院专利行政部门裁决。

（二）专利实施许可注意事项

应审查专利证书及专利年费缴纳凭证原件作为专利权许可基础，并应将国家知识产权局专利登记簿副本作为专利实施许可合同附件。以共有专利权实施专利许可的，应以所有共有人为专利实施许可合同许可方。

应审查许可专利的质押、诉讼、入股和在先自行实施或许可第三人实施等情况，并应当要求许可方在专利许可合同条款中如实披露。

应审查专利许可的实施范围、期限、方式等。所谓实施范围，即专利实施许可的地域范围；所谓期限，是指可以约定许可时间为专利整个存续期间或者在专利存续期间中某一段时间，但不得为专利权终止后；所谓方式，是指本合同选择的专利实施许可种类。

应审查专利许可的使用费及支付方式，无论采取一次总算一次总付、一次总算分期支付、提成支付还是提成支加预付入门费方式，应确立使用费计算清晰确定无争议，且支付方式简单可行的原则。

应审查并排除非法垄断条款。即当事人不得以合同条款限制技术竞争和技术发展，不得限制另一方在合同标的技术的基础上进行新的研究开发，不得限制另一方从其他渠道吸收技术，或者阻碍另一方根据市场的需求，按照合理的方式充分实施专利技术。

应注意技术服务及培训条款的可操作性。即应尽可能载明许可方派出专业技术人员进行技术指导的详细项目、内容、工作期限和费用负担的有关事项。

应注意验收条款的明晰可操作性。即约定的验收成果应是在一定期限和条件下重复试验能达到预定的技术成果，并约定第三方做裁判。

应审查争议解决的方法的可操作性。即选择仲裁时，应当明确约定具体仲裁机构，甚至仲裁规则；选择人民法院约定管辖时，不应违反专利纠纷专属管辖规定。

应自专利实施许可合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。

十二、代理客户进行专利质押（融资）

我国《担保法》和《物权法》均认可了专利权可以用作质押，这为专利质押担保提供了法律依据。专利权质押合同的登记管理部门国家知识产权局公布的《专利权质押登记办法》于2010年10月1日起施行。近年来，以专利权威担保进行融资的模式不断发展创新，但其基本原理仍为以单项专利权或多项专利权组合的未来收益作为债务的担保。

（一）专利质押手续注意要点

以专利权质押的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向国家知识产权局办理出质登记。质押合同可以是单独订立的合同，也可以是主合同中的担保条款。出质人必须是合法专利权人。以共有的专利权出质的，除全体共有人另有约定的以外，应当取得其他共有人的同意。在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织办理专利权质押登记手续的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。

（二）专利质押合同注意要点

专利权质押合同必须包括以下内容，否则国家知识产权局不予登记：

当事人的姓名或者名称、地址；（2）被担保债权的种类和数额；（3）债务人履行债务的期限；（4）专利权项数以及每项专利权的名称、专利号、申请日、授权公告日；（5）质押担保的范围。

除上述条款外，专利权质押合同中可选择约定下列事项：

质押期间专利权年费的缴纳；（7）质押期间专利权的转让、实施许可；

（8）质押期间专利权被宣告无效或者专利权归属发生变更时的处理；（9）实现质权时，相关技术资料的交付；（10）其他双方约定的条款。

对于出现下列情况之一的专利权质押合同，国家知识产权局不予登记：

出质人与专利登记簿记载的专利权人不一致的；专利权已终止或者已被宣告无效的；专利申请尚未被授予专利权的；专利权处于年费缴纳滞纳期的；专利权已被启动无效宣告程序的；因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，专利权的质押手续被暂停办理的；债务人履行债务的期限超过专利权有效期的；质押合同约定在债务履行期届满质权人未受清偿时，专利权归质权人所有的；以共有专利权出质但未取得全体共有人同意的；专利权已被申请质押登记且处于质押期间的；其他应当不予登记的情形。

（三）专利质押业务其他注意事项

1、出质人的资格审查

出质人首先必须是合法专利权人，其次应考虑与实际操作有关的专利权人身份问题。

确定出质人是否“合法”的标准就是看其有效证件与专利文件所记载的内容是否一致，即出质人是否专利文件所记载的专利权人或者非全部专利权人的。

因到期质押债务不能清偿时，很有可能涉及到专利权属变更，所以应特别考虑若涉及国有企业的专利权质物，则国有资产折价、拍卖、变卖或其他方式处置应得到上级主管部门批准。办理登记时，要提交上级主管部门的批准文件。

2、质物的审查

专利质押合同质物的应是有效的专利权，专利申请权不属此列。能够证明专利权有效的文档包括专利年费缴纳凭证、专利登记簿副本等。

专利质押合同质物的应是无可争议的有效专利权。专利权处于年费缴纳滞纳期、专利权已被启动无效宣告程序的、因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施的专利都不能作为质物，知识产权局对有争议的专利进行质押登记的将不予登记。

专利质押合同质押期限必须在专利权有效期内，债务人履行债务的期限不得超过专利权有效期。

作为质物的是专利权中可转让的财产权，即因取得专利权而产生的具有经济内容的权利，系指独占权和由此派生的权限、转让权、标记权等。在债权未受清偿前，出质人应用其质物（专利权）财产权的全部来担保债权的实现。

3、当事人的权利与义务

律师对专利权质押双方当事人的权利与义务，应特别注意：

质权人有限制出质人处分质物的权利。但质权人并未实际上取得专利权，除非另有约定，亦不能擅自实施专利。

除另有约定的。出质人因质物专利权所得的转让费、许可费应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存。质权人有权收取质物所生的孳息，即对出质人自己实施该专利权（质物）所得收益提出清偿债权。

出质人应向质权人交付专利证书及其他证明文件，质权人应妥善保管收到的文件。

出质人维护专利权有效的义务，包括：按时缴纳专利年费；不得主动提出放弃其专利权的声明；出质人应解决与质物有关的任何专利权权属纠纷。

除非另有约定，在质押合同的有效期间，出质人不得转让其专利权，也不得许可他人使用其专利。

4、质押担保的范围

对专利权质押担保的范围，除应包括主债权及利息外，其质物保管费用应特别考虑包括专利年费、处理专利纠纷时所需费用等，其实现质权的费用应特别考虑包括质押期间进行转让或许可他人使用专利时可能遇到的违约金、赔偿金、向第三人提存所需的保管费等。

十三、代理客户进行专利权出资（入股）

对TMT企业而言，能够用企业拥有的专利权出资时非常重要的现实需求。TMT企业能够用于出资的专利权按规定包括两个必然要素：可以以货币估价；可以依法转让。

（一）专利权出资有关规定

（1）《公司法》第27条：股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。

（2）《公司登记管理条例》第14条：股东的出资方式应当符合《公司法》第二十七条的规定。股东以货币、实物、知识产权、土地使用权以外的其他财产出资的，其登记办法由国家工商行政管理总局会同国务院有关部门规定。股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。

（3）《公司注册资本登记管理规定》第8条：股东或者发起人可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。股东或者发起人以货币、实物、知识产权、土地使用权以外的其他财产出资的，应当符合国家工商行政管理总局会同国务院有关部门制定的有关规定。

（4）《中外合资经营企业法》第5条：合营企业各方可以现金、实物、工业产权等进行投资。

（5）《外资企业法实施细则》第25条：外国投资者可以用可自由兑换的外币出资，也可以用机器设备、工业产权、专有技术等作价出资。

（6）《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》第6条：以高新技术成果出资入股，成果出资者应当与其他出资者协议约定该项成果入股使用的范围、成果出资者对该项技术保留的权利范围，以及违约责任等。

（7）《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条：当事人以技术成果向企业出资但未明确约定权属，接受出资的企业主张该技术成果归其享有的，人民法院一般应当予以支持，但是该技术成果价值与该技术成果所占出资额比例明显不合理损害出资人利益的除外。

（二）专利权出资一般程序

专利权人与其他公司发起人对公司出资协议、公司章程进行谈判，并委托资产评估机构对专利权进行评估；

专利权人作为公司未来股东与其他公司未来股东签订出资协议、公司章程，约定出资额和出资方式等；

依据出资协议、公司章程、转让协议等，专利权人或其委托的代理机构等到专利行政部门办理专利权著录项目变更登记及公告手续；

凭专利权转移的登记手续向工商登记机关确定以专利技术入股的股东是否完成股东出资义务，若完成则核发营业执照。

（三）专利权出资代理律师工作注意点

无论是代表出资人还是其他股东或被投资的公司，代理律师工作中应当注意以下几点：

审查出资主体资格：专利权出资入股的主体必须是依法享有专利权的专利权人。应特别注意：涉及自然人的，应当是完全民事行为能力人，如果专利权人为限制行为能力人或无行为能力人，则其专利权出资入股行为应当由法定代理人代理，或征得法定代理人同意；另外还须判断自然人的出资专利是否可能属于职务发明创造，以免与该自然人供职企业出现专利权归属纠纷；涉及法人作为专利权出资人的，应关注企业法人是否符合其章程规定或获得其权利机关同意，事业单位法人和社会团体法人则应获得合法的国家授权；涉及共有专利权出资的，应当征得全体共有人的同意；

审查用于出资的专利权：即审查出资专利权的法律确定性，无形式上的法律瑕疵；审查出资专利的稳定性，对实用新型专利和外观设计专利应审查国家知识产权局出具专利权评价报告后，再决定是否适合用于出资；对发明专利应研究其专利族的无效记录；审查专利权的技术独立性，用于出资的专利权在技术上是否独立，其实施无须依赖其他专利权；审查专利权入股对入股公司的有用性，用于出资的专利权必须对公司的生产经营活动有益。

应在出资协议、公司章程或转让协议中约定：若未来专利权被无效，公司的补资程序。

专利诉讼法律服务

一、专利侵权诉讼

（一）专利侵权类型

按业界通识，专利侵权包括直接侵权和间接侵权。

1、直接侵权

所谓直接侵权，是指直接由行为人实施的侵犯他人专利权的行为。专利法第十一条是直接侵权请求权的法律基础。直接侵权的表现形式包括“未经专利权人许可，以经营为目的”的下列行为：

制造发明、实用新型、外观设计专利产品的行为；使用发明、实用新型专利产品的行为；许诺销售发明、实用新型、外观设计专利产品的行为；销售发明、实用新型或外观设计专利产品的行为；进口发明、实用新型、外观设计专利产品的行为；使用发明专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为。

但应当注意，上述的直接侵权行为不包括专利法第十四条关于国有企业事业单位的发明专利推广应用的规定、第四十八条至五十一条关于专利实施的强制许可的规定。

2、间接侵权

必须注意，我国法律上并无专利权间接侵权直接规定，但实践中确有专利间接侵权的判决出现。

一般认为，专利间接侵权行为是指行为人自己虽无直接侵犯专利权的行为，但有故意诱导、怂恿、唆使、帮助实施侵犯专利权的行为。间接侵权行为人在主观上有诱导或者唆使他人侵犯专利权的故意，在客观上为直接侵权行为的发生提供了必要条件、帮助直接侵权人实施专利行为。一般认为，专利间接侵权人应当与专利侵权人共同承担连带责任。专利间接侵权的审批理论基础是的共同侵权和共同危险理论，其具体法律依据则是《民法通则》第一百三十条“二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任。”最高人民法院《关于贯彻执行＜中华人民共和国民法通则＞若干问题的意见（试行）》第一百四十八条第一款“教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担民事责任”。以及《侵权责任法》第八条“ 二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任”。

一般认为，专利权间接侵权的构成要件包括：间接侵权人主观上具有教唆、帮助他人侵犯专利权的故意；专利权直接侵权已经发生；间接侵权涉及的对象仅限于特殊专用件而非通用件，即该特殊专用件只能专门用于实施专利产品或专利方法，这些特殊专用件除用于实施专利外再无其它用途。

目前，所见的专利间接侵权的表现形式包括：故意制造、许诺销售、销售、进口只能专门用于实施专利产品的关键部件，该部件可以被直接侵权人为生产经营目的用作制造专利产品；故意制造、许诺销售、销售、进口只能专门用于制造专利产品的模具；故意制造、许诺销售、销售、进口只能专门用于实施专利方法的机器设备或中间产品；未经专利权人许可，违法许可第三人实施专利技术。

（二）管辖

法院对专利侵权诉讼的管辖，遵循由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖的原则。其中侵权行为地包括：（1）被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；（2）专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；（3）外观设计专利产品的制造、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；（4）假冒他人专利的行为实施地；（5）上诉侵权行为的侵权结果发生地。代理TMT行业的专利侵权诉讼，尤其要注意利用具体涉案企业的产品或服务与互联网的互动关系，争取对自己代理方有利的管辖地。

（三）作为原告代理人律师实务

1、权利证据的收集与整理

主要包括专利证书、说明书及其附图、专利缴费单据、专利登记簿副本、专利实施许可合同等，以确认原告是否有诉讼主体资格。

2、侵权证据的收集与整理

专利案件的侵权证据主要是指侵权产品及与其相关的资料，如网页、销售广告、销售合同等。权利人在收集侵权证据时必须采取合法的手段；对于一些关键的证据，建议采用公证取证的方法；对TMT企业而言，除了上述的侵权证据外，很多证据涉及网络服务器、移动终端、计算机软件和硬件的，建议聘请国家认可的鉴证机构对此类证据进行固定与分析。

3、专利侵权分析

综合前述权利证据和侵权证，进行专利稳定性以及专利与侵权产品技术特征对比分析，出具专利侵权分析报告，初步判断诉讼可能性，并确定是否采取下一步的诉讼措施。

4、诉前临时措施的运用

如果企业决定通过诉讼途径解决侵权纠纷，则可以考虑使用诉前临时措施。诉前临时措施，包括诉前禁令、财产保全和证据保全三种。诉前禁令，可以根据具体情况，申请采取查封、扣押或法律规定的其它方法。财产保全，可以根据具体情况，采取查封、扣押、冻结或法律规定的其它方法。证据保全，可以根据具体情况，采取查封、扣押、拍照、录像、录音、复制、鉴定、勘验等方法。

《中华人民共和国专利法》第六十六条规定了诉前禁令，第六十七条则规定了诉前证据保全。《中华人民共和国民事诉讼法》第九章则对财产保全作了规定。最高人民法院制定发布的《最高人民法院关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》，对人民法院如何适用专利侵权诉前临时司法措施作出了具体司法解释。

5、起诉

律师在了解案情后，应确定专利侵权类型及被告，在考查诉讼时效后确定管辖法院提起诉讼。

级别管辖上，中级以上人民法院对一审专利案件具有管辖权。

地域管辖上，专利侵权纠纷案件，由侵权行为地和被告住所地人民法院管辖。如果存在多个被告，可以选择其中一个被告的侵权行为地或被告住所地人民法院管辖。

需注意，根据不同案情及被告采取的对应措施，在被告提起无效的情形下参加相应无效程序及无效所应当采取的策略；参与侵权诉讼合议庭可能提起的中止案件听证等。

6、鉴定

举证期限结束后，根据合议庭的安排，参加庭审。针对争议较大的技术问题，可申请鉴定。

7、决定是否上诉

一审判决后，分析判决内容并根据客户的要求，提起上诉或放弃上诉。

（四）作为被告代理人律师实务

1、原告权利确认

在收到起诉状副本后，首先应该查证对方的详细信息，同时进行相关的专利检索，对权利人的主体资格、专利有效性进行确认。

2、自我审查

审查自己的被控产品否侵权对方的专利权。将涉嫌侵权产品与专利的技术特征进行比较，进行专利侵权分析，出具法律报告。

审查已有技术，以确定是否应针对涉案专利权是否提起无效，并参与无效程序；通过无效程序，申请法院中止侵权案件的审理。

如果发现本企业确实已经侵权对方的专利权且无效可能性较低，则应当在诉讼及无效过程中与对方进行协商，尝试以和解解决纠纷。

针对庭审中争议较大的技术问题，可申请鉴定。

3、诉讼管辖权及诉前临时措施应对

被告方代理人应判断原告提前侵权诉讼法院的管辖权是否存在瑕疵，并按对己方当事人有利的原则判断是否提起管辖权异议甚至提起管辖权异议裁定复议。

若原告已经申请了“诉前临时措施”，针对诉前财产保全，应依据民事诉讼法的规定与管辖法院沟通，确定是否可提供反担保解除诉前财产保全；针对其他诉前临死措施，若确定本企业没有侵权行为，应该及时应诉，尽量缩短诉讼时间，同时按《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第13条的规定向对方提出赔偿要求。

4、侵权抗辩

当企业在专利侵权诉讼中作为被告被控侵权的时候，可以采取以下几种方法进行抗辩：现有技术或现有设计抗辩 、不侵权抗辩、诉讼时效抗辩、滥用专利权（反垄断）抗辩等。

必须指出的是，由于TMT行业的高技术特点，在涉及TMT行业的专利侵权诉讼中，无论是原告律师还是被告律师都应当与当事人技术人员密切合作，而且必要时可以考虑利用当事人的技术优势来模拟展示己方的技术观点。

二、专利合同诉讼

涉及TMT行业专利的合同主要可能包括专利申请权转让合同、专利权转让合同、专利实施许可合同、专利技术开发合同（又分为委托开发合同和合作开发合同）、专利成果实施转化合同、专利出资（入股）合同等。

律师代理此类案件应注意以下几个问题：

（一）管辖

根据《合同法》规定的“或裁或审”原则，律师应当指导当事人选择合适的争议解决方式。同时，就应注意按照合同约定的法院来确定管辖，如果约定不明或约定违反级别管辖或专属管辖的，约定无效。

（二）准确定位合同类型

专利合同纠纷涉及多种不同的合同类型，其法定的权利、义务也各不相同。因此，律师应仔细分析争议合同的真正类型，然后确定当事人的权利义务及相应的违约责任等。

三、其他专利民事诉讼

涉及TMT行业此类专利案件主要包括专利申请权纠纷、专利权权属纠纷、职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷和发明人、设计人资格纠纷等。律师代理此类案件应注意以下几个问题：

（一）管辖

法院对专利权属纠纷的管辖，由被告住所地人民法院管辖。

（二）与专利侵权纠纷能否并案审理

在实践中，往往遇到专利权属纠纷与专利侵权纠纷交织在一起，比如，原告起诉要求分享被告（专利权人）的专利权，同时要求法院追究被告转让或实施该专利的侵权责任。法院在审理此类案件是，通常会对两个纠纷案件分案审理。

四、专利刑事诉讼

（一）罪名概述

按《中华人民共和国刑法》规定，目前涉及专利的刑事犯罪只有一种，即第二百一十六条规定的“假冒专利罪”。

按有关法律规定，假冒专利行为具体包括：

未经许可，在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人专利号的；

未经许可，在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人专利技术的；

未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同涉及的技术误认为是他人专利技术的；

伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件的。

（二）刑事案件的具体操作

作为侵犯假冒专利罪案件的被告辩护人，律师可以注意以下几个方面的问题：

原告提供的证据不能证明其享有专利权，具体要点参照民事部分。

起诉被告侵权的事实不清，证据不足或程序违法。由于TMT行业的高技术性，很多涉案证据需要专业且适格的司法鉴定机构出具才具有效力，律师应当仔细研究涉案证据的程序合法性。

犯罪构成要件不满足：

不具备犯罪构成的主观要件。主观上没有犯罪的故意，不构成犯罪。“假冒专利罪”的主观要件只能是故意，疏忽大意的过失或过于自信的过失都不能构成侵犯假冒专利罪。

不具备犯罪构成的客观要件。假冒专利罪的认定条件包括：（1）非法经营数额在二十万元以上；或者（2）违法所得数额在十万元以上的；或者（3）给专利权人造成直接经济损失五十万元以上的；或者（4）假冒两项以上他人专利，非法经营数额在十万元以上或者违法所得数额在五万元以上的；（5）其他情节严重的情形。

五、专利行政诉讼

由于作出行政决定的机关不同、决定的内容不同，专利行政案件可以分为以下三类：

以专利复审委员会作为被告的专利行政案件，包括①.不服专利复审委员会维持驳回申请复审决定的案件。②不服专利复审委员会专利权无效宣告请求决定的案件。

以国家知识产权局专利局为被告的专利行政案件，包括①.不服国家知识产权局专利局作出的实施强制许可决定的案件。②不服国家知识产权局专利局作出的实施强制许可使用费裁决的案件。③不服国务院专利行政部门行政复议决定案件。

以管理专利工作的部门为被告的专利行政案件，包括①不服管理专利工作的部门做出的责令停止专利侵权行为的案件。②不服管理专利工作的部门做出的处罚假冒他人专利行为的案件。③不服管理专利工作的部门做出的处罚冒充专利行为的案件。④不服管理专利工作的部门做出的对专利代理机构或者专利代理人的惩戒行为的案件。